Zarejestrowałeś znak towarowy? Opłaciłeś jego ochronę na kolejne 10 lat? To świetnie! Czy to oznacza, że o ile nikt nie zawnioskuje o jego unieważnienie, np. z uwagi na naruszenie jego praw, to ochrona bezwzględnie będzie Ci przysługiwać przez cały opłacony okres? Niekoniecznie.
Istnieje coś takiego jak “obowiązek używania znaku towarowego”. A dokładnie: znak towarowy powinien być wykorzystywany względem towarów i usług, dla których został zarejestrowany. W przeciwnym razie jego ochrona może wygasnąć, właśnie przez to nieużywanie, względem “porzuconych” towarów i usług.
Co rozumie się pod pojęciem “używanie”, to określa art. 154 Ustawy prawo własności przemysłowej:
Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:
- umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
- umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
- posługiwaniu się nim w celu reklamy.
Art. 169 ust. 4 Ustawy prawo własności przemysłowej dodatkowo doprecyzowuje kiedy możemy czuć się “bezpieczni”, gdyż używamy znaku towarowego tak jak tego wymaga prawo. Używaniem oznaczenia w sposób zabezpieczający przed “wygaśnięciem” prawa jest również używanie znaku:
- różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru;
- przez umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu;
- przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego;
- przez osobę upoważnioną do używania wspólnego znaku towarowego lub znaku towarowego gwarancyjnego.
Jeżeli nie posługujemy się znakiem towarowym zgodnie z powyższym przez okres 5 lat, to nasze prawo ochronne może wygasnąć. W takim wypadku tracimy ochronę wynikającą z rejestracji znaku towarowego. Urząd stwierdza wygaśnięcie prawa ochronnego na wniosek podmiotu trzeciego – w praktyce konkurenta, który jest zainteresowany wygaśnięciem naszego prawa.
Zgodnie z przywoływanym już art. 169 Ustawy prawo własności przemysłowej:
Prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.
W powyższym przypadku Urząd Patentowy na wniosek każdej osoby wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy.
Dalej: jeżeli ktoś już złoży wniosek o stwierdzenie, że nasze prawo wygasło z uwagi na nieużywanie znaku towarowego to my będziemy musieli znaleźć i przedstawić dowody na to, że znak był faktycznie wykorzystywany w przeciągu ostatnich 5 lat.
W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego, obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego.
Forma używanego znaku towarowego
Aby uniknąć skutków “nieużywania” oznaczenia, zarejestrowany znak towarowy powinien być przez nas wykorzystywany w takiej formie w jakiej został zgłoszony, ewentualne zmiany w tym względzie nie powinny wpływać na jego charakter odróżniający. Nie jest tak, że gdy będziemy korzystać ze znaku podobnego to oznaczać będzie “używanie” tego znaku towarowego, jaki zarejestrowaliśmy.
Innymi słowy, jeżeli zarejestrujemy znak słowno-graficzny, to jesteśmy “związani” tą formą jaka została zgłoszona. Gdy potem zdecydujemy się słowo tworzące znak wykorzystywać w innej stylizacji, to nie będziemy już “używać” zarejestrowanego znaku słowno-graficznego, tylko inny i jak ten stan będzie trwał 5 lat, to nasze prawo może wygasnąć.To warto mieć na względzie przy decyzji o rejestracji formy graficznej naszego oznaczenia – jeżeli wkrótce planujemy zmianę stylizacji, to takie zgłoszenie może nie mieć większego sensu.
Zakres używania znaku towarowego
Podobnie jak w przypadku formy, aby utrzymać pełną ochronę naszego oznaczenia powinniśmy je wykorzystywać dokładnie dla tych towarów, dla jakich go zarejestrowaliśmy. Jeżeli wykorzystujemy oznaczenie tylko dla towarów “podobnych”, to wciąż grozi nam “wygaśnięcie”. To z kolei warto mieć na względzie, gdy decydujemy się na bardzo ogólne wskazywanie towarów i usług w zgłoszeniu. Przykładowo, jeżeli zgłosimy znak towarowy ogólnie dla “maszyn”, a będziemy go wykorzystywać tylko dla frezarek, to ktoś może żądać, aby nasze prawo wygasło względem wszystkich innych maszyn, tak że zakres ochrony obejmowałby tylko “frezarki”.
“Rzeczywiste” używanie znaku towarowego
Art. 169 Ustawy prawo własności przemysłowej wspomina, że musimy używać znaku towarowego “w sposób rzeczywisty”. Jeżeli robimy to incydentalnie, w formie symbolicznej, tylko po to by spróbować zachować prawo, to nie mamy do czynienia z rzeczywistym używaniem. Mimo podejmowania tego typu działań (o minimalnym charakterze) prawo ochronne może wygasnąć.
Zarzut nieużywania znaku towarowego jako sposób na obronę w sporze
Konsekwencje nieużywania znaku towarowego możemy też wykorzystać w sporze z uprawnionym do wcześniejszego oznaczenia, kiedy np. domaga się, abyśmy zaniechali używania naszego znaku. Jeżeli stwierdzimy, że podmiot trzeci, który powołuje się na swoje prawo, de facto nie korzysta z niego – czyli nie używa zarejestrowanego znaku towarowego zgodnie z uwagami powyżej, możemy podnieść w tym względzie zarzut. W takim przypadku ten uprawniony do wcześniejszego oznaczenia będzie musiał wykazać, że faktycznie korzystał ze swojego oznaczenia i to bezpośrednio względem towarów bądź usług, dla których poszukuje ochrony w sporze z nami. Jeżeli to mu się nie uda, to nie ma podstaw, aby domagać się od nas, abyśmy zaprzestali używania naszego znaku.
Brak używania oznaczenia prowadzi do wygaśnięcia tego prawa, ale też jeżeli znak nie jest używany – nawet jeżeli jeszcze nie stwierdzono wygaśnięcia – to stanowi przeszkodę do egzekwowania związanego z nim prawa.
Zgodnie z art. 157 Ustawy prawo własności przemysłowej, uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli znaku tego nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4.
Podobnie, gdy znak “nieużywany” stanowi podstawę sprzeciwu lub sporu o unieważnienie późniejszego oznaczenia. Tu również możemy wykorzystać tą okoliczność to obrony.
Art. 166 ust. 1 Ustawy prawo własności przemysłowej:
W postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na podstawie wcześniejszego znaku towarowego uprawniony do tego znaku towarowego jest obowiązany, na zarzut uprawnionego do późniejszego znaku towarowego, przedstawić dowód na to, że w okresie pięciu lat poprzedzających datę wniosku o unieważnienie wcześniejszy znak towarowy był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, w odniesieniu do towarów, dla których został zarejestrowany, w zakresie, w jakim stanowią one podstawę wniosku o unieważnienie, lub że istnieją uzasadnione powody jego nieużywania, pod warunkiem że w dacie wniosku o unieważnienie od zarejestrowania wcześniejszego znaku towarowego upłynęło co najmniej pięć lat.
Przeczytaj również:
Cyryl Romejko specjalizuje się w sprawach związanych z własnością intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rejestracji i ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych.
