Rejestracja cudzego oznaczenia.

Ktoś zarejestrował Twoje oznaczenie? Skopiował Twój znak towarowy? Nie wszystko stracone! Wciąż możesz mieć możliwość obrony.

Przypadek znaku towarowego “lodów ekipa” uzmysławia jak istotne dla prowadzonej działalności może okazać się odpowiednio wczesne zastrzeżenie znaku towarowego. Jeżeli ktoś nas w tym ubiegnie, to powstaje poważny problem, który może prowadzić do ograniczenia naszej działalności i negatywnie wpłynąć na finanse.

W prowadzonej działalności spotkałem się już z przypadkami, gdzie firmy wykorzystują jakiś znak towarowy – nazwę, logo, znak graficzny, który w pewnym momencie rejestruje na swoją rzecz inny przedsiębiorca. Problem powstaje nie tylko gdy zarejestruje znak identyczny, ale też podobny (względem identycznych lub podobnych towarów i usług). 

Czy muszą w takim wypadku porzucać korzystanie z oznaczenia, które funkcjonowało w firmie przez wiele lat? Niekoniecznie. Istnieją pewne środki obrony, które pozwalają przeciwstawić się prawu ochronnemu na znak towarowy.

W niniejszym wpisie skupiam się na przypadkach, gdzie obronę można oprzeć na fakcie wcześniejszego używania oznaczenia.

INSTYTUCJA “UŻYWACZA UPRZEDNIEGO” ZNAKU TOWAROWEGO

Uprawniony do znaku towarowego nie może zakazać korzystania z tego oznaczenia innemu przedsiębiorcy, który przed zgłoszeniem oznaczenia do rejestracji już korzystał z tego oznaczenia. Jednakże ten wyjątek dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy prowadzą lokalną działalność w niewielkim rozmiarze i używali w dobrej wierze oznaczenia, które następnie zostało zarejestrowane na rzecz innej osoby. Jeżeli przedsiębiorca kwalifikuje się pod to wyłączenie to może dalej korzystać z zarejestrowanego oznaczenia, ale tylko na dotychczasową, lokalną skalę i w dotychczasowym zakresie.

W praktyce jednak trudno się na ten wyjątek powołać. Trzeba pamiętać, że działalność “używacza uprzedniego” musi nie tylko być prowadzona na niewielką skalę, ale musi też być “lokalna”. W dobie Internetu i popularności sprzedaży przez to mediów praktycznie każdy może kierować swoją ofertę na terytorium całej Polski. Jeżeli ktoś prowadzi mały sklep i uzupełniająco prowadzi sprzedaż przez Internet, to siłą rzeczy nie będzie to działalność lokalna. Z kolei nawet, gdy ktoś prowadzi faktycznie lokalny biznes, to miejsce i skala tej działalności może wykluczać przyznanie mu statusu “używacza uprzedniego”. Np. gdy ta “lokalna działalność” ma miejsce w centrum dużego miasta i jest niezwykle popularna wśród mieszkańców.

PRAWO AUTORSKIE DO ZNAKU TOWAROWEGO A REJESTRACJA CUDZEGO OZNACZENIA

Niektóre znaki towarowe mogą spełniać warunki do uznania ich jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego. W takim wypadku podlegają ochronie tak jak “utwór”, czyli np. książka, piosenka, obraz. Ochrona wynika z samego faktu stworzenia utworu, czyli zaprojektowania znaku towarowego. 

Utwór powstały wcześniej, ma pierwszeństwo względem później zgłoszonego do ochrony znaku towarowego. Stąd może stanowić podstawę sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji. Podstawą do takiego działania będzie zarzut, że korzystanie ze znaku towarowego narusza nasze prawo osobiste lub majątkowe. Zupełnie niezależnie możemy też kierować do rejestrującego znak roszczenia oparte na prawie autorskim, które również przewiduje m.in. prawo żądania zaniechania naruszeń czy żądania zapłaty odszkodowania z tego tytułu.

Dwie istotne uwagi:

PRAWO DO FIRMY A ZAREJESTROWANY ZNAK TOWAROWY

Niezależnie od ochrony znaku towarowego, kodeks cywilny wprowadza ochronę prawa do firmy, czyli właściwie nazwy pod którą prowadzimy zarejestrowaną działalność gospodarczą. 

Art. 4010 Kodeksu cywilnego

Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.

“Firmą” nie będzie nazwa produkty, czy oznaczający go znak graficzny. “Firmą” nie będzie też “brand”, który używamy wyłącznie w celach reklamowych.

W sporze przed urzędem prawo do firmy przeciwstawiamy oznaczeniu podobnie jak prawa autorskie – w ramach zarzutu naruszenia naszego prawa osobistego lub majątkowego. Podobnie jak w przypadku praw autorskich, niezależnie możemy wystąpić z roszczeniami opartymi na art. 4010 Kodeksu cywilnego.

ZŁA WIARA PRZY REJESTRACJI CUDZEGO OZNACZENIA

Jeżeli konkurent zgłosił do rejestracji nasze oznaczenie właściwie po to, aby nam przeszkodzić lub podszywać się pod naszą działalność, to istnieje podstawa do zarzucenia mu złej wiary.

Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze jest podstawą odmowy rejestracji lub unieważnienia już zarejestrowanego prawa. 

Musimy “tylko” wykazać w piśmie do urzędu, że okoliczności sprawy wskazują, że faktycznie zgłaszający miał jakieś nieuczciwe intencje w uzyskaniu ochrony oznaczenia.

Jak to zrobić? Choćby przez wskazanie faktycznych relacji między zainteresowanymi, braku używania oznaczenia przez  “zgłaszającego w złej wierze” w normalny sposób, czy też prób wymuszenia na nas zapłaty za korzystanie z oznaczenia.

Przeczytaj również:
1. Wzór przemysłowy – prawo do uzyskania w kilka dni
2. Wzory przemysłowe – koszt rejestracji i ochrony
3. Nowość wynalazku i wzoru przemysłowego
4. Co to jest wzór użytkowy?
5. Wzór użytkowy a wzór przemysłowy