LODY EKIPA i problem z rejestracją znaku towarowego

W Internecie natknąłem się na informację, że krakowska Ekipa i firma Koral mogą mieć poważny problem. Ich hitowy produkt – lody Ekipa – może zniknąć z rynku. Dlaczego? Gdyż inny przedsiębiorca, jak podają media: “biznesmen z Krakowa”, złożył wniosek o rejestrację znaku towarowego “Lody Ekipa” w Urzędzie Patentowym RP. Jeżeli ten znak towarowy Lody Ekipa zarejestruje, to uzyska wyłączność na korzystanie z oznaczenia “LODY EKIPA” na terytorium Polski. 

Pojawiło się w tym temacie kilka artykułów, a tam pewne stwierdzenia, które skłoniły mnie do napisania niniejszego wpisu. Chciałbym się do nich odnieść pokrótce poniżej.

Ale może najpierw wypada wyjaśnić, jaki dokładnie znak towarowy jest problemem.

LODY EKIPA – o jaki znak towarowy chodzi?

Chodzi o oznaczenie słowne “LODY EKIPA”, które zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego RP 27.04.2021r. Obecnie jest procedowane pod numerem Z.528190. Zgłoszenia dokonał przedsiębiorca, który prowadzi lodziarnię w Krakowie. 

Zgłaszający domaga się uzyskania ochrony dla tego oznaczenia, względem produktów i usług z dwóch klas.

Klasa 30 – Lody; Lody spożywcze; Jogurt mrożony [lody spożywcze]; Sorbety [lody]; Lizaki mrożone; Mrożone ciasta i torty jogurtowe; Mrożone mleczne wyroby cukiernicze

Klasa 35 – m.in. Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych lodów, lodów spożywczych, jogurtów mrożonych [lody spożywcze], sorbetów [lody], lizaków mrożonych, mrożonych ciast i tortów jogurtowych, mrożonych mlecznych wyrobów cukierniczych; Reklamy radiowe i telewizyjne; Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu; Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Szczegóły są ogólnie dostępne pod adresem:

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/Z.528190

Chronologia prezentuje się następująco: Koral wypuszcza lody Ekipa na rynek w marcu 2021, w 27.04.2021 ktoś inny zgłasza do rejestracji znak “LODY EKIPA” m.in. względem lodów, EKIPA HOLDING S.A. dokonuje zgłoszenia znaku słowno-graficznego “EKIPA” również względem lodów, 30.04.2021r. w urzędzie europejskim (EUIPO). Polskie zgłoszenie było więc zaledwie pare dni wcześniejsze niż zgłoszenie EKIPA HOLDING S.A. co powoduje, że właśnie znak Z.528190 ma pierwszeństwo w rejestracji.

Czy jeżeli urząd patentowy RP zarejestruje znak to zakazana będzie sprzedaż lodów “EKIPA”?

Formalnie tak, ale nie do końca. Rejestracja znaku towarowego daje uprawnionemu prawo do wyłącznego korzystania z niego Ale nie jest tak, że automatycznie z rynku znikną lody z tym oznaczeniem od innych producentów. Uprawniony musi tu się wykazać sporą inicjatywą i pracą. Uzyskując prawo wyłączne do oznaczenia dopiero nabywa prawo do tego, aby innym zakazać jego używania. Inny podmiot korzystający bez zgody z zarejestrowanego oznaczenia będzie naruszał prawo uprawnionego. Ale to od uprawnionego zależy czy będzie za to ścigał. 

Wcale nie jest to rzadkie zjawisko, że firmy bezprawnie posługują się czyimś znakiem towarowym (mogą po prostu nie wiedzieć, że takie oznaczenie jest chronione), ale nie są wyciągane z tego tytułu żadne konsekwencje. Uprawniony może np. w ogóle nie być zainteresowany egzekwowaniem swojego prawa, jeżeli nie ma faktycznego konfliktu na rynku. 

Przykładowo  – firma z Francji zarejestrowała Znak Towarowy Unii Europejskiej, który jest chroniony na całą UE. Firma ta prowadzi działalność tylko we Francji i Hiszpanii. Wykorzystanie jej oznaczenia w Polsce, choć narusza jej prawo, może być dla niej bez znaczenia. Nie zagraża to bowiem jej pozycji na rynku i jej interesom. Więc zupełnie nie będzie zainteresowana ściganiem jakichś przedsiębiorców w Polsce, którzy nie są jej faktycznymi konkurentami i nie generują faktycznego problemu.

Uprawniony może też nie być zainteresowany kierowaniem roszczeń do naruszających z innych powodów. Zakazywanie korzystania z oznaczenia to jego prawo, a nie obowiązek. Zamiast restrykcyjnie egzekwować swoje prawo, może zdecydować się na bardziej “fiskalne” podejście. Strony mogą się porozumieć i, przykładowo, zawrzeć umowę licencyjną na korzystanie z oznaczenia. Wtedy naruszający uzyskuje zgodę na używanie znaku zgodnie z umową i, o ile przestrzega umowy, nie będzie naruszał niczyich praw. Równie dobrze uprawniony może zdecydować się sprzedać naruszającemu prawo do oznaczenia. Sam utraci wyłączność, ale może zyskać sporą sumę z tytułu sprzedaży.

DO TEJ PORY NIKT NIE SPRZECIWIŁ SIĘ REJESTRACJI  OZNACZENIA “LODY EKIPA”, Z.528190. CZY TO ZNACZY, ŻE NIE MA PODSTAW BY KWESTIONOWAĆ REJESTRACJĘ?

W żadnym wypadku! W postępowaniu rejestrowym jednym z etapów jest trzymiesięczny okres sprzeciwowy. W tym czasie inne podmioty mogą zgłaszać sprzeciw od rejestracji znaku towarowego. Jeżeli taki sprzeciw trafi do urzędu, to musi zostać rozpatrzony przed decyzją o rejestracji. Jeżeli urząd stwierdzi, że sprzeciw ma uzasadnione podstawy, to odmówi rejestracji.

Zakończenie okresu sprzeciwowego nie oznacza, że rejestracji znaku nie można już kwestionować. Ci którzy przegapili moment na sprzeciw wciąż mogą podważyć ochronę oznaczenia. Po zakończeniu postępowania rejestrowego zamiast sprzeciwu składa się “wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.” 

Co chyba kluczowe w omawianej sprawie, wniosek o unieważnienie daje nam większe możliwości, gdyż można oprzeć go na większej liczbie podstaw niż sprzeciw.

DLACZEGO NIE ZŁOŻONO SPRZECIWU?

Sprzeciw można oprzeć tylko na tzw. “względnych przesłankach odmowy rejestracji”, czyli takich, które opierają się na prawach innych podmiotów. Sprzeciw składamy, gdy legitymujemy się prawem do wcześniej zgłoszonego znaku towarowego. Złożenie sprzeciwu oznacza uruchomienie odrębnej spornej procedury, w której zgłaszający i wnoszący sprzeciw są przeciwnikami i ich spór rozstrzyga Urząd.

Istnieją jeszcze “bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji”, czyli takie które w zasadzie dotyczą w ogóle zdolności oznaczenia do posługiwania się nim jako znakiem towarowym. Na etapie postępowania rejestrowego Urząd Patentowy RP sam je bada “z urzędu”. Nie mogą być one podstawą sprzeciwu. Jeżeli ktoś chce zwrócić uwagę Urzędu, że zachodzi tzw. bezwzględna przesłanka odmowy, to składa do Urzędu tzw. uwagi. Nie powoduje to wszczęcia osobnej procedury, tak jak sprzeciw. Urząd rozpatruje “uwagi” w ramach swojej standardowej procedury rejestrowej. Nie jest to może najkorzystniejsze rozwiązanie dla “zgłaszającego uwagi”. Choć wniesienie uwag nic nie kosztuje, to nie ma się potem wpływu jak zostaną rozpatrzone i nie staje się stroną w postępowaniu rejestrowym.

Co istotne, w sprawie “LODY EKIPA” chyba najważniejsza podstawa odmowy rejestracji, jaka mogłaby tu znaleźć zastosowanie, jest kwalifikowana jako “bezwzględna podstawa odmowy”. Czyli nie można na niej oprzeć sprzeciwu, można tylko złożyć “uwagi”. Dopiero po ewentualnej rejestracji oznaczenia, można by na tej podstawie złożyć wniosek o unieważnienie prawa. Chodzi o “zgłoszenie oznaczenia w złej wierze”.

ZŁA WIARA W ZGŁOSZENIU “LODY EKIPA”?

Ustawa stanowi, że nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które zostało zgłoszone w złej wierze. Zgłoszenie w złej wierze ma miejsce, gdy ktoś chce zarejestrować znak towarowy tylko po to, aby uprzykrzyć komuś działalność. Sam natomiast nie korzysta z niego w charakterze wyróżnika własnej działalności.

Na przykład:

  1. ktoś rejestruje czyjeś logo, tylko po to, aby zabronić mu z niego korzystać;
  2. ktoś rejestruje czyjeś logo, aby zabezpieczyć sobie możliwość korzystania z niego w sposób nieuczciwy – np. w ramach praktyki zwanej cybersquattingiem lub typosquattingiem
  3. ktoś rejestruje czyjeś oznaczenie tylko po to, aby później prawo odsprzedać lub czerpać z niego zyski w ramach opłat licencyjnych.

Jakie czynniki są brane pod uwagę przy ocenie złej wiary? Np. wiedza zgłaszającego o oznaczeniu konkurencji, bezpośrednia rywalizacja, bliskość siedzib obu podmiotów, brak korzystania ze znaku przez zgłaszającego w uczciwy sposób, działania zgłaszającego względem konkurenta (np. natychmiastowe kierowanie wezwań do zaniechania naruszeń)

Chronologia wydarzeń w przypadku “LODÓW EKIPY” może sugerować, że właśnie “zgłoszenie w złej wierze” może być najwłaściwszym sposobem podważenia tego oznaczenia. Lody pod tym brandem wypuszczono na rynek w marcu 2021, a ktoś inny dokonuje jego zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP już w kwietniu. Oczywiście rozstrzygnięcie w tym względzie będzie zależało od szczegółowej analizy stanu faktycznego, a ten będzie znany dopiero jak obie strony przedstawią swoje stanowisko. Nie wykluczone np., że zgłaszający faktycznie już wcześniej nazywał swoje lody w ten sposób, a jak zobaczył, że ktoś zaczyna wypuszczać na rynek podobny produkt, to zdecydował się zastrzec swoje prawo. Ewentualny spór z pewnością będzie ciekawy.

Niezależnie od finalnego rozstrzygnięcia ten przypadek jest dowodem na to, że zwlekanie z ochroną znaku towarowego może rodzić poważne problemy, a kto dokona tego pierwszy może zyskać poważną przewagę.

Przeczytaj więcej o tym jak zadbać o bezpieczeństwo swojej marki:
1.Ochrona znaku towarowego – co daje rejestracja oznaczenia?
2. Rejestracja znaków towarowych – podstawy i koszty
2. Bezwzględne przeszkody w rejestracji znaków towarowych